“秘密销售”构成专利现有技术
在对于专利法又是值得关注的一年里，美国最高法院和联邦巡回法院发布了几项改变专利格局的决定，其中包括三项最高法院判决。关键案例的主题包括“秘密销售”是否构成现有技术，对双方复审程序（“IPR”）决定提出上诉的资格，联邦机构是否可以申请IPR，主权豁免权，以及美国专利局（“PTO”）是否可以追回律师费。
本白皮书节选自众达《2019年关键专利决定白皮书》，总结并解释了一些2019年里最重要的专利法决定。这些决定对专利所有人、被告和专利从业者都具有深远的意义。
本白皮书节选自众达《2019年关键专利决定白皮书》，总结并解释了一些2019年里最重要的专利法决定。这些决定对专利所有人、被告和专利从业者都具有深远的意义。
最高法院裁定秘密销售是现有技术
美国最高法院在Helsinn一案中一致裁定，根据AIA后美国专利法35USC § 102（b）的销售阻却（on-salebar）条列，可专利（ready-for-patenting）产品的“秘密”销售构成现有技术。
2011年，Helsinn起诉了Teva公司，因为Teva寻求销售Helsinn受专利保护的治疗化疗引起的恶心的静脉注射液的仿制药。在新泽西地区法院判决侵权成立和专利并非无效后，联邦巡回法院推翻了地区法院判决，美国最高法院接受了上诉申请。
最高法院面对的问题与Helsinn在获得专利保护它的“palonosetron”产品之前的行为有关。在Helsinn开发palonosetron产品的过程中，它和一家在美国销售和分销药品的第三方公司MGIPharma Inc. (“MGI”)达成了两项协议。Helsinn授权MGI分销、促销、营销、和销售0.25mg剂量的palonosetron，但同时要求MGI对在协议下收到的任何专有信息保密。在协议签订近两年后，Helsinn在2003年递交了一个覆盖palonosetron的临时专利申请。又过了十年，Helsinn递交了一个延续专利保护0.25mg剂量的palonosetron。至关重要的是，该延续专利受AIA后的专利条款管辖。
在诉讼期间，Teva对该专利的有效性提出了质疑。其理由是0.25毫克剂量在Helsinn递交临时专利申请之前已“销售”了一年以上。地区法院驳回了这一观点，认为一项发明没有被“销售”，除非销售或许诺销售使该发明对公众公开。因为Helsinn和MGI的协议包含了保密性条款，地区法院裁定 palonosetron没有对向公众公开，因此该专利不能根据AIA后的销售阻却条列被认定无效。
最高法院认同了联邦巡回法院推翻地方法院的决定，认为AIA并不改变对于销售阻却条列一直以来的理解：销售阻却条列的重点不在于披露，而在于商业化。依据在Pfaff v. Wells Electronics, Inc., 525 US 55（1998）一案中的先例， 托马斯大法官说：“我们的先例表明销售或许诺销售无需向公众公开发明”。在Pfaff一案中，最高法院裁定AIA之前的专利法第102条下的许诺销售“在无需考虑其是否公开了发明的各细节”情况下导致专利无效。托马斯大法官解释说，鉴于“销售”一词的含义已有先例，因此存在一个假设，“当国会在AIA中重新采用了相同的词语，国会也采纳了该词语之前的司法解释。” 最高法院还认定在AIA中新增加的“或通过其他方式对公众公开”一词“这个改变远不足够我们得出国会打算改变重新采用的‘销售’一词的含义。”
最高法院在听取口头辩论后仅7周就发布了Helsinn决定。它是对专利权人的一个警示，在专利申请前涉及尚未专利保护的产品的商业活动-无论秘密与否-都可能导致专利权的丧失。
本白皮书还讨论了一下内容：
- 联邦巡回法院关于§ 101专利资格的更多不确定性
- 联邦巡回法院回答了与双方复审程序（“IPR”）相关的宪法问题
- 最高法院和联邦巡回法院为AIA授权后复审程序提供了法定指导
- 专利局无权根据35 USC§145追回律师费
本文是原版英文众达白皮书的节选翻译。欲阅读全文，请点击此处下载原版白皮书。
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